Jak chronić znak towarowy? Prawnik wyjaśnia watpliwości

Znak towarowy i firma to to samo? Odpowiedź jest przecząca. Firma jest swoistym szyldem, pod którym każdy przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą. To imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa (dla spółek). Zgodnie z art. 43² k.c. występowanie przez przedsiębiorców w obrocie gospodarczym jest obowiązkowe. Sama firma podlega ochronie prawnej, co wynika z art. 43¹⁰ k.c. Jednak firma i znak towarowy niekoniecznie są tym samym. Może być tak, że w ramach działalności przedsiębiorca wykorzystuje znak towarowy zbieżny ze swoją firmą, inny niż firma a nawet wiele różnych znaków towarowych (np. inne dla każdego z oferowanych produktów). Ten artykuł wyjaśnia, czym jest znak towarowy oraz w jaki sposób go chronić.

Znak towarowy – co to?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Znakiem towarowym jest każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Warunkiem jest jednak, aby było ono możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. To przedstawienie ma pozwalać ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Co ważne, znak towarowy może dotyczyć nie tylko określonych produktów (towarów), ale również usług (znak usługowy).

Znakiem towarowym może być np.:

• wyraz (w tym także firma – np. imię, nazwisko, nazwa)
• rysunek (np. logo),
• litera,
• cyfra,
• kolor,
• forma przestrzenna (w tym kształt towaru lub opakowania),
• dźwięk,
• zapach.

W orzecznictwie sądowym rozstrzygano, że także adres domeny internetowej może być traktowany jako oznaczenie przedsiębiorstwa (wyrok SA w Warszawie z 23 lipca 2018 r., VI AGa 376/18, wyrok SA w Poznaniu z 29 czerwca 2021 r., I AGa 188/21). W związku z tym adres domeny internetowej (jako oznaczenie słowne) może również być znakiem towarowym.

Jak uzyskać ochronę znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego polega na uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Taką ochronę przyznaje się na skutek zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Aby uzyskać tę ochronę, trzeba wypełnić odpowiednie zgłoszenie. W tym dokumencie podaje się niezbędne dane, w tym opis znaku towarowego. Wskazuje się również rodzaj towarów/usług, dla których ma zostać przyznana ochrona. Dlaczego? Znak towarowy ma chronić określone towary i usługi (TMClass). Dla przykładu: jeden przedsiębiorca może uzyskać ochronę znaku towarowego „Pomidor” na odzież, a inny – na usługi marketingowe.

Podstawowa opłata za zgłoszenie jednego krajowego znaku towarowego dla jednej kategorii towarów/usług wynosi 450 zł (400 zł dla zgłoszenia elektronicznego). Informację na temat wysokości opłat można uzyskać na stronie internetowej UPRP.

Na podstawie wniosku rozpoczynana jest procedura o udzielenie ochrony, która przyznawana jest w drodze decyzji. Znak towarowy jest wpisywany do specjalnego rejestru, a uprawniony uzyskuje świadectwo ochronne.

Na czym polega ochrona znaku towarowego firmy?

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje uprawnieniem do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Dla krajowych znaków towarowych obszarem ochrony jest cały obszar Polski.

Wyłącznie używanie znaku towarowego dotyczy m.in.:

1. umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwania się nim w celu reklamy. 

Znak towarowy jest chroniony przez okres 10 lat od daty zgłoszenia. Można przedłużyć czas ochrony na kolejne okresy 10-letnie za odpowiednią opłatą przedłużeniową. 

Jak następuje naruszenie znaku towarowego?

Zarówno polskie sądy, jak i Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) uznają, że kluczowym elementem naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest „ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd” (likelihood of confusion). Jego występowanie ocenia się na podstawie trzech kryteriów:

• stopień podobieństwa kolidujących znaków, a także
• stopień podobieństwa towarów (usług), dla których są używane oraz
• zdolność odróżniająca (jej siła) znaku wcześniej zarejestrowanego.

Przy stopniu podobieństwa kolidujących znaków ocenia się:

1. wrażenie ogólne - jak znak działa na przeciętnego, należycie poinformowanego i uważnego odbiorcę; ocena „całościowa”, nie analiza „litera po literze” (wyrok Trybunału z 11.11.1997 r., C-251/95, Sabel/Puma);
2. elementy dominujące/odróżniające - nawet mały fragment może zdominować wizerunek, np. charakterystyczny motyw graficzny (np. wyrok Trybunału z 22.06.1997 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer);
3. podobieństwo wizualne, fonetyczne, koncepcyjne - nie ma „gorszej” czy „lepszej” kategorii podobieństwa – ważne jest globalne wrażenie (np. wyrok Trybunału z 18.06.2009 r., C-487/07, L'Oréal i in.). 

Stopień podobieństwa towarów/usług podlega ocenie według kryteriów charakteru, przeznaczenia, kanałów dystrybucji, grupy docelowej, komplementarności i konkurencyjności (np. wyrok Trybunału z 29.09.1988 r., C-39/97, Canon).

Zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku jest oceniana z punktu widzenia pierwotnej zdolności odróżniającej (wymaganej jako przesłanka rejestracji znaku towarowego) oraz przez pryzmat już nabytej (przez używanie) zdolności odróżniającej.

Wszystkie te elementy należy oceniać łącznie. O naruszeniu znaku towarowego powinniśmy mówić wtedy, gdy przeciętny odbiorca może pomylić przedsiębiorstwa lub uznać, że marki są ekonomicznie powiązane (tzw. „rozszerzona konfuzja”). 

Ktoś narusza mój znak towarowy – co mogę zrobić (roszczenia cywilne)?

Zgodnie z art. 296 p.w.p. w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy można żądać od osoby, która naruszyła to prawo przede wszystkim:

• zaniechania naruszania,
• wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
• a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Naprawienie szkody może następować na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej. Zamiast niej może być to inne wynagrodzenie, jakie byłoby należne za udzielenie zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Tego samego można dochodzić od osoby, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego. Analogicznie roszczeni te można zgłaszać przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Z zasad tych nie można korzystać, gdy odpowiedzialność danej osoby jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ochrony tej dochodzi się na drodze sądowej. W postępowaniu sądowym sąd może na wniosek uprawnionego orzec o podaniu do publicznej wiadomości wydanego orzeczenia albo informacji o nim

Gdyby naruszenie prawa do znaku towarowego było niezawinione, sąd może złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą lub w zakresie zaniechania naruszenia. Jest to możliwe, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie o naprawieniu wyrządzonej szkody byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. Wówczas sąd orzeka obowiązek zapłaty stosownej sumy pieniężnej. Suma ta musi należycie uwzględniać interesy pokrzywdzonego. 

Znak towarowy a prawo karne

Według art. 305 p.w.p. kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym UE, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym UE, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega:

• grzywnie,
• karze ograniczenia wolności albo
• pozbawienia wolności do lat 2.

W wypadku mniejszej wagi karą może być grzywna. Natomiast gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu albo dotyczy ono towaru o znacznej wartości, karą jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy do aż 5 lat.

Sąd może także orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Przepadek obejmie takie przedmioty nawet wtedy, gdy nie były one własnością sprawcy.

Warto też nadmienić, że karalne jest wywoływanie wrażenia, że dany znak jest chroniony jako znak towarowy. Według art. 308 p.w.p. wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, zagrożone jest karą grzywny.

W jednostkach organizacyjnych (np. spółkach) odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby.

Podsumowanie 

Znak towarowy to kluczowe narzędzie budowania i ochrony marki – daje przedsiębiorcy prawne, wyłączne prawo do odróżniania swoich towarów i usług od ofert konkurencji. Rejestracja w Urzędzie Patentowym RP (w odpowiednich klasach towarowo-usługowych) zapewnia dziesięcioletnią, odnawialną ochronę na terytorium Polski, a w praktyce: prawo do zakazywania innym używania myląco podobnych oznaczeń, domagania się odszkodowania czy konfiskaty podróbek. Naruszenie ocenia się globalnie, biorąc pod uwagę stopień podobieństwa znaków, towarów/usług oraz siłę znaku wcześniejszego – wszystko przez pryzmat ryzyka, że przeciętny odbiorca pomyli źródło pochodzenia. Dlatego warto: świadomie dobrać i zgłosić znak, monitorować rynek, by szybko reagować na potencjalne kolizje, oraz korzystać z pełnego wachlarza roszczeń cywilnych i – w razie potrzeby – domagać się od właściwych organów działań karnych. Na każdym z tych etapów można skorzystać z profesjonalnego pomocy prawnego adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.

dr Rafał R. Wasilewski – radca prawny, www.radcawasilewski.pl

Źródło: